미국에서는 특허기간이 늘지 않아도 이중특허 거절이 가능한가?

1 먼저 답하면

가능할 수 있다. USPTO의 Appeals Review Panel은 Ex parte Baurin에서 심사 중인 출원으로 발급될 특허가 인용 특허보다 먼저 만료될 예정이라는 사정만으로 자명성형 이중특허 거절을 배제하지 않았다. 패널은 현행 연방순회항소법원 선례가 별도 소유와 반복 소송 위험을 막는 ‘anti-harassment’ 정책을 독립된 근거로 인정한다고 해석해 심사관 거절을 유지했다. 다만 같은 결정은 이 근거가 혁신을 해칠 위험을 질문했다. 장래의 더 예측 가능한 틀도 제안했다. 그러므로 이를 모든 미국 출원에 적용되는 단순 공식으로 읽어서는 안 된다.

2 용어부터: OTDP와 terminal disclaimer는 무엇인가

OTDP는 obviousness-type double patenting의 약자로, 같은 발명자나 소유자의 두 청구항이 특허적으로 구별되지 않을 때 문제 되는 미국의 판례법상 원칙이다. 법정 이중특허와 달리 특허법 조문 하나만 읽어 결론을 내리는 구조가 아니다. 전통적으로는 사실상 같은 권리의 존속기간을 부당하게 늘리는 것을 막고, 나중에 권리가 분리돼 동일한 피고가 반복 소송을 당할 위험을 줄이는 정책이 설명돼 왔다.

Terminal disclaimer는 일정한 경우 뒤쪽 특허의 존속기간을 다른 특허와 맞추고 공동 소유·집행 조건을 수반해 OTDP 거절을 극복하는 문서다. 그러나 제출하면 권리기간과 양도·라이선스 구조에 영향을 줄 수 있다. 따라서 ‘거절을 없애는 간단한 양식’으로 취급하기보다 어떤 특허를 기준으로 삼는지 먼저 봐야 한다. 실제 만료일과 조정기간도 확인해야 한다. 포트폴리오의 소유 구조가 어떻게 바뀔 수 있는지도 함께 봐야 한다.

3 확인된 사실

사건은 미국 출원 제17/135,529호에 관한 Appeal 2024-002920이다. 공식 결정문 3~4쪽은 이 출원이 2020년 12월 28일 제출됐고 2012년 3월 28일 출원으로 이어지는 우선일 사슬을 가진다고 적는다. 결정문은 다른 변수가 없다는 전제로 두 만료일을 정리했다. 해당 출원으로 발급될 특허의 기간은 2032년 3월 28일 끝난다고 적었다. 비교 대상으로 다룬 미국 특허 제10,882,922호는 2037년 4월 13일 끝난다고 적었다. 즉 심사 대상 쪽이 더 늦게 만료돼 독점기간을 늘리는 전형적 모습은 아니었다.

그럼에도 패널은 2026년 8월 6일 PTAB의 종전 결론을 뒤집고 심사관의 OTDP 거절을 유지했다. USPTO 보도 페이지는 선례심결 지정 사실과 패널 구성을 설명한다. 이어 PTAB 결론의 번복과 anti-harassment 논리를 구분해 소개한다. 장래 틀 제안도 별도 문단에서 설명한다. 결정문 30~31쪽 결론은 Board의 Appeal Decision과 Rehearing Decision을 뒤집고 기록상 OTDP 거절을 확정한다고 명시한다.

4 PDF 요약과 공식 원문은 어디까지 일치하나

IP News PDF는 심사 대상 출원의 예상 만료가 더 빠른데도 OTDP 거절이 살아났다고 요약했다. 이 핵심은 공식 결정문의 사건 일정과 결론에 부합한다.

‘anti-harassment가 기간 연장과 별개로 작동했다’는 요약도 USPTO 보도문 및 결정문 18~20쪽과 일치한다. 다만 PDF 문장을 일반 규칙으로 확장하면 빠지는 부분이 있다. 결정문은 현행 선례에 묶여 그런 결론을 내렸다고 설명한다. 동시에 23~30쪽에서 그 독립 근거의 추측성과 혁신 저해 가능성을 비판한다. 연방순회항소법원의 추가 지침을 전제로 미래 틀도 제안한다.

따라서 팩트 판정은 ‘이 사건에서 가능했다’는 데는 부합, ‘기간 연장 우려가 없으면 언제나 거절된다’에는 과장 위험이 있다는 것이다. 또한 결정문에 언급된 다른 항소의 후속 결과는 이 원고 작성 시점에 꾸며 넣지 않았다.

5 해석과 실무 의미를 분리해서 읽기

확인된 사실은 패널이 특정 출원의 청구항 1~18에 관한 기록상 거절을 유지했다는 것이다. 해석은 그 다음 단계다. 이 심결은 포트폴리오를 검토할 때 실제 만료일 하나만 비교해서는 충분하지 않을 수 있음을 보여준다. 출원 가족과 실제 출원일을 먼저 정리해야 한다. patent-term filing date와 공통 발명자·공통 소유도 표시해야 한다. 청구항 간 자명성 관계와 기존 terminal disclaimer까지 한 장의 시간표로 그릴 필요가 있다.

그러나 ‘두 특허에 공통 발명자가 한 명 있으면 곧바로 OTDP’라고 단정할 수 없다. 청구항 비교와 선례 적용이 필요하고, 같은 패밀리인지 다른 패밀리인지에 따라 결정문이 제시한 장래 분석 틀도 다르다. 더구나 장래 틀은 패널의 제안이지 이미 완결된 새 규칙이 아니다. 한국 특허법의 이중특허·선출원 판단과도 같은 제도가 아니므로 미국 포트폴리오 문제를 한국 법률용어만으로 치환해서는 안 된다.

6 독자가 지금 확인할 행동

1. 관련 미국 출원과 특허를 가족별로 묶고 각 문헌의 실제 출원일, patent-term filing date, 예상·확정 만료일을 구분해 적는다.
2. 공통 발명자와 소유권 변동, 라이선스·공동연구 계약, 이미 제출된 terminal disclaimer를 함께 표시한다.
3. 거절통지서가 인용한 청구항을 한 줄씩 대응시키고, 단순한 기간 비교가 아니라 청구항의 특허적 구별 가능성을 별도 검토한다.
4. 답변기한 전에 미국 등록 실무자에게 Baurin 적용 여부와 disclaimer 이외의 보정·주장 선택지를 질문한다.

7 전문가 검토 질문

• 이 출원과 인용 특허는 같은 패밀리인가, 다른 패밀리인가?
• 자연 만료일은 언제인가?
• PTA·PTE·terminal disclaimer는 그 날짜를 어떻게 바꾸는가?
• 양방향 자명성 판단이나 소유 분리의 실제 증거가 이 기록에서 중요해질 수 있는가?
• disclaimer 제출이 예정된 양도·라이선스·공동집행 구조를 제한하는가?

8 FAQ

8.1 Q1. 인용 특허보다 먼저 만료되면 OTDP 거절은 자동으로 사라지나?

아니다. Baurin은 바로 그 사정만으로 자동 배제되지 않는다고 본 사건이다. 다만 개별 출원의 패밀리 구조와 청구항 관계를 다시 분석해야 한다.

8.2 Q2. 이 결정은 미국 법원이 내린 판결인가?

아니다. USPTO의 Appeals Review Panel이 내린 선례심결이다. 결정문은 연방순회항소법원 선례를 적용했고, 일부 정책 쟁점에 관해서는 법원의 추가 설명을 요청하는 태도를 보였다.

8.3 Q3. Terminal disclaimer를 내면 항상 최선인가?

그렇지 않다. 거절 대응에는 도움이 될 수 있지만 기간과 공동 소유·집행 조건에 영향을 줄 수 있어 사업·거래 구조까지 보고 결정해야 한다.

9 관련 기사 제안

• 미국 특허 가족의 만료일은 어떻게 한 장의 시간표로 그릴까?
• Terminal disclaimer는 양도와 라이선스에 무엇을 바꾸나?
• 미국 PTAB 선례심결과 법원 판결은 어떻게 구분해 읽을까?

10 대표 이미지 브리프

• 규격: 1200×630, 장르: 법률 타임라인 인포그래픽.
• 구도: 왼쪽 2032, 오른쪽 2037로 끝나는 두 특허 시간축을 평행 배치하고 중앙에 ‘OTDP?’ 질문 노드를 둔다. 아래에는 패널→PTAB→심사관 결론의 방향을 세 개 노드로 연결한다.
• 금지 요소: 법원 망치, 확정 승패 도장, 실제 USPTO 인장 복제, ‘무조건 거절’ 문구, 가짜 사건번호.
• alt: "2032년과 2037년 특허 만료축 사이에서 OTDP 판단 요소를 연결한 미국 특허 심결 인포그래픽"

11 공식 출처 대조 기록

1. USPTO, “USPTO designates as precedential an Appeals Review Panel decision addressing obviousness-type double patenting,” 게시 2026-08-06, https://www.uspto.gov/subscription-center/2026/uspto-designates-precedential-appeals-review-panel-decision-addressing — locator: 본문 제목 및 Ex parte Baurin 소개 3개 문단. 선례 지정, 거절 복원, anti-harassment와 미래 틀 제안을 뒷받침한다. PDF 요약과 핵심은 일치한다.
2. USPTO ARP, “Ex parte Baurin, Appeal 2024-002920, Application 17/135,529, Decision on Sua Sponte Rehearing,” 결정 2026-08-06, https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/rh2024-002920_arp__final.pdf — locator: pp. 2–4 사건·만료일, pp. 18–20 현행 선례와 결론, pp. 23–30 비판 및 제안 틀, pp. 30–31 결론·직원 지침. 사건의 직접 근거다. PDF의 일반화 가능성은 제한한다.
3. USPTO, “Precedential and informative decisions,” 확인 2026-08-27, https://www.uspto.gov/patents/ptab/precedential-informative-decisions — locator: Ex parte Baurin 항목 및 designation date 2026-08-06. 선례 상태를 뒷받침한다.

확인일은 모두 2026-08-27이다. 이 기록은 공개 대조 결과이며 저장소의 immutable SourceVersion과 전문가 판정은 아직 없다.

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글 위키스튜디오 · 최초 작성 2026-08-27 · 최종 수정 2026-08-27